Le format de ce post est un spécial puisque j'ai d'abord écrit ce "coup de gueule" avant de le soumettre à l'avis d'un ami juriste qui, ne partageant pas totalement mon avis, a tenu à préciser certaines choses. Je lui ai donc proposé de nuancer mon propos au sein même du billet. Les parties en italiques lui sont donc dûes et je le remercie de ses réponses.
La PI est une branche du droit assez complexe et parmi les outils disponibles aux designers pour se protéger efficacement nous avons le Nom de Domaine. Grand succès de la vague internet, il a été à l’origine de quelques fortunes (je pense aux malins ayant acheté des noms de marque notoire avant de les revendre à prix d’or aux tenants des droits) mais aussi de quelques déconvenues. Dans la série des coups de gueule donc, je trouve fatiguant de voir des institutions commencer à décliner dès qu’elles le peuvent, des extensions qui sont parfois abusives. Je comprends bien la nécessité d’un « .eu » ou d’un « .asia », mais il y a là de manière évidente une manne financière non négligeable que certains veulent capter.
A titre d’exemple, la procédure d’achat d’un « .asia » lors du sunrise 2 amène les titulaires de marques à … concourir dans une vente aux enchères afin de déterminer qui aura les droits sur le dit « .asia ». Lors du sunrise 1, ce sont les personnes ayant des antériorités qui obtiennent le NDD afférant à la marque dont ils sont titulaires. Pourquoi ne pas avoir continué dans cette voie ?
« Lorsqu’une nouvelle extension est lancée, comme le .asia en cette fin d’année, une période de Sunrise est prévue. Il s’agit d’une période d’enregistrement prioritaire réservé aux titulaires de droits de marque notamment, leur permettant d’éviter d’être mis en concurrence immédiate avec le grand public. C’est le cas avec le .asia où les titulaires de marque ont leur période réservée (en cours à ce jour). J’apporterai deux réserves sur ce qui est dit au-dessus. D’une part, il n’est pas concevable que cette période réservée soit éternelle et il faut bien qu’à un certain moment, tout le monde puisse avoir son .asia. L’organisation en charge du .asia a décidé de programmer cette ouverture au grand public , sans restriction, en deux temps. Dans un premier temps, si deux candidats veulent le même nom, ils seront départagés par un système d’enchère. Le second temps de l’ouverture totale change les règles d’attribution et accorde le nom de domaine au premier arrivé (principe classique du « premier arrivé, premier servi »).
D’autre part, j’émettrai une réserve quant à la critique du système d’enchères. Premièrement, il faut noter que le système d’enchère est déjà en vigueur lors de la sunrise 1 : si deux candidats possèdent des droits de marque sur la même dénomination. Ils seront alors départagés par un système d’enchère. Deuxièmement, il est avancé, me semble-t-il, que le système d’enchère a une finalité exclusivement (ou quasi exclusivement) économique. Bien sûr, la rentabilité de ce système est indéniable, il n’est pas pour autant forcément plus injuste ou pénalisant pour les candidats à l’enregistrement. En effet, on peut trouver deux alternatives à ce système d’enchère :
- la première est d’attribuer le nom de domaine au 1er arrivé. La sunrise se transforme alors en course de vitesse, avec la victoire aux technologies les plus performantes. C’est un véritable jeu de hasard et il est à mon avis préférable pour le titulaire d’une marque notoire d’assurer son droit même si cela lui coûte un peu plus cher. Sa capacité financière lui garantit la victoire. Eurostar aurait certainement préféré obtenir eurostar.eu grâce à un système d’enchère que le perdre pour quelques centièmes de secondes de retard (la demande d’Eurostar pour le nom de domaine avait été déposé une fraction de seconde après celle d’un diamantaire belge).
- La seconde consiste à attribuer le nom de domaine au candidat qui a le droit le plus ancien sur la dénomination. A première vue plus juste, ce système est une illusion : D’abord, les vérifications seraient longues et coûteuses et augmenteraient de manière substantielle le prix du nom de domaine, le rendant inabordable. Ensuite, certains pays reconnaissent des droits sur l’usage, ce qui rendra la date ddes droits particulièrement difficile à déterminer. Enfin, cette solution ne s’adapte pas à l’ouverture d’une extension au plus grand nombre, échouant à remplir la fonction de communication des noms de domaine. »'' (Jean-Baptiste Sirand, Consultant chez IP Twins)''
Une fois la question de la procédure posée, je voulais souligner le coût qu'implique une bonne gestion des NDD. Juste un rapide calcul donc pour essayer de démontrer cette course à l’armement juridique en prenant l’exemple de Newson : Il lui faudra bien sûr et à titre de protection minimale acheter :
- Newson.com
- Marcnewson.com
- Marc-newson.com
Parfait. Une fois ceci fait, il faut faire de même pour les principales extensions : .asia, .eu, .usa, .net etc. A partir de là, on peut estimer qu’il est décemment protégé. Ce n’est pas le cas et les pratiques de certaines personnes devraient rapidement l’amener à déposer les variantes proches :
- Newon.com
- Marcnewon.com
- Marc-newon.com
Une erreur de frappe est en effet si vite arrivée…
Bien évidemment, il faut, à partir de ces déclinaisons, acheter les mêmes .asia, .eu, .net etc. (sic)(sans parler des .co.uk, .co.hk etc.) Pourquoi me direz-vous une telle boulimie d’achat ? Pourquoi ne pas attendre de voir si quelqu’un tente une contrefaçon avant de la punir ?
Pour deux raisons :
1. La première est que les procédures ne sont pas unifiées et que l’on n’est pas sûr de récupérer le dit NDD (procédure pénale, UDRP, autant de possibilités aux noms exotiques)
2. La deuxième… est que cela coûte cher (environ 5000€ pour une UDRP)
L’arbitrage est donc simpliste :
1. Calculer la probabilité de contrefaçon
2. Déterminer le coût d’une procédure de contrefaçon
3. Et… acheter tant que les coûts d’achat sont inférieurs à (1)*(2)
Ou comment se retrouver rapidement à gérer deux cent NDD pour le plus grand bonheur des sociétés en charge de leur vente ….. Ceci étant dit, Jean Baptiste souligne parfaitement le fait qu'il s'agisse là d'un passage obligatoire:
« La logique décrite ci-dessus, si elle est parfaitement cohérente et plus avancée que la démarche habituelle de protection des dénominations sur Internet est pour autant insuffisante.
Le problème est que les noms de domaine tardent à être reconnus comme des droits de propriété intellectuelle à part entière, que ce soit par ceux qui les contrôlent (la manne financière est trop belle pour qu’on souhaite la voir encadrée – et donc limitée- comme des marques) ou par ceux qui les enregistrent. Le nom de domaine a une double fonction, de communication (et à cette fin, le .com suffirait), mais également de protection de la dénomination sur internet, et dans cette optique, il est indispensable de traiter le nom de domaine au même titre que la marque, de le considérer avec la même importance. Bien sûr la mise en place d’une politique de gestion des noms de domaine implique des frais (comme celle de gestion des marques), mais une approche cohérente en amont, évite des mauvaises surprises en aval. Ainsi, la stratégie de protection par les noms de domaine doit se déterminer en fonction d’éléments tels que la portée de la protection de la marque, la présence commerciale de la société et ses projets futurs et les zones, plus sensibles que d’autres en matière de contrefaçon.
Une fois cette protection en place, une surveillance adaptée permet de connaître les atteintes et d’organiser la défense . Cette défense ne sera pas automatique et systématique, mais pourra être ciblée en fonction du préjudice causé par l’enregistrement pirate. La gestion de deux cents noms de domaine est lourde et coûteuse si on se borne à considérer le nom de domaine comme un outil de communication. En revanche, pris comme jumeau de la marque sur internet, le nom de domaine finira par être reconnu comme un droit de propriété industrielle à part entière, et plus personne ne sera choqué ou agacé (voire pire) de consacrer un budget à sa défense et à son développement. »''(Jean-Baptiste Sirand, Consultant chez IP Twins, - )